Аннотация
Статья посвящена вопросам использования товарного знака без цели введения товара с соответствующим обозначением в гражданский оборот, а также равно и использованию соответствующего обозначения, не зарегистрированного в качестве товарного знака в аспекте нарушений исключительного права другого правообладателя.
Ключевые слова
Оригинальный производитель оборудования, товарный знак, использование товарного знака, введение товаров в гражданский оборот.
Необходимость рассмотрения данного вопроса возникла в связи с одним правообладателем товарного знака по свидетельству РФ, который принял решение регистрировать свой товарный знак на территории Китая. Для регистрации было предложено воспользоваться преимуществами Мадридской системы. На этапе рассмотрения международной регистрации национальным патентным ведомством Китая (CNIPA) было вынесено уведомление о частичном предварительном отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации. При сокращении перечня товаров в рамках ответа на уведомление возник вопрос в отношении чего правообладатель планирует использовать свой товарный знак на территории Китая. В связи с чем правообладателем было пояснено, что использовать товарный знак на товарном рынке Китая он и не собирался, а только заказывал продукцию у одного из китайских заводов-производителей для последующего её экспорта в РФ, где уже действовал товарный знак по свидетельству РФ.
В описанной ситуации налицо разумный вопрос: следует ли регистрировать товарный знак в соответствующей стране, если правообладатель не планирует вводить товар непосредственно в гражданский оборот на территории данной страны? Если завод-изготовитель производит товар (по заказу сторонней организации), маркирует его обозначением (данной организации), упаковывает в контейнер и отправляет в страну по местонахождения указанной организации, будет ли он нарушать исключительные права на соответствующее обозначение (либо сходное с ним до степени смешения), зарегистрированное на территории страны завода-изготовителя, при условии, что такие права защищены в качестве товарного знака? Отсюда следует другой, более теоретический вопрос, является ли изготовление без цели введения товара в гражданский оборот нарушением исключительных прав на товарный знак?
В качестве так называемых OEM (рус. original equipment manufacturer «оригинальный производитель оборудования», либо «завод-изготовитель») – в существующей практике принято понимать организацию, которая осуществляет производство деталей и оборудования, которые в дальнейшем могут быть проданы другим производителям под их товарным знаком. Данная практика получила широкое распространение в сфере электронной (изготовление деталей компьютеров) и автомобильной промышленности. Наиболее развита соответствующая схема работы в США, странах Евросоюза, Китае.
Российские производители прибегают к услугам китайских OEM для изготовления своей продукции и ее последующего ввоза на территорию РФ с целью минимизации затрат, связанных с непосредственным производством товаров. К сожалению, данная практика набирает все большую популярность с каждым годом. Большинство организаций (приблизительно 65 %) ограничиваются только получением свидетельств на товарный знак на территории РФ, где они и вводят свой товар в непосредственный гражданский оборот. Гораздо меньшее число организаций (приблизительно 25 %) регистрируют товарный знак на территории РФ и на территории страны OEM, чтобы исключить любые риски. По-прежнему остаются организации (приблизительно 10 %), которые не «верят» в регистрацию товарного знака и не считают данную процедуру необходимостью.
Перейдем непосредственно к самой проблеме. Возвращаясь к примеру Китая, стоит отметить, что местное законодательство о товарных знаках не содержит точного ответа на поставленный вопрос в принципе, как и законодательство РФ. Закон о товарных знаках Китая не касается вопроса изготовления товаров, без целей сбыта, практика судебных споров в сфере товарных знаков касается данной сферы только в рамках процедуры аннулирования товарного знака по неиспользованию. В частности, при доказательстве использования товарного знака изготовление товара, маркируемого соответствующим знаком, правообладателем или другим лицом с согласия правообладателя, без последующего ввода на товарный рынок соответствующего товара, тем не менее считается надлежащим использованием товарного знака.
В Гражданском кодексе в ч. 2 ст. 1486 ГК РФ в рамках доказательства использования товарного знака сформулировано другое правило, в соответствии с которым использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. Логика законодателя ясна, если товар не вводят в гражданский оборот, следовательно, не происходит его использования в классическом понимании, т.е. товарный рынок не насыщается соответствующей продукцией. Потребитель не получает возможности ознакомиться с товарным знаком правообладателя. А потребитель в рамках использования товарного знака – ключевая фигура, которая играет ведущую роль в категориях введения в заблуждение и различительной способности.
По поводу введения товаров в гражданский оборот указано также и в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в частности, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.
Таким образом, цель «введение товаров в гражданский оборот» является ключевым признаком при анализе вопроса использования товарного знака, в том числе при нарушении исключительных прав на товарный знак. Отсюда следует разумный вывод о том, что ситуации изготовления товара (маркированного товарным знаком) без цели введения в гражданский оборот на территории РФ, хранение соответствующего товара и даже ситуации изготовления товара для экспорта за пределы территории РФ не являются ни использованием товарного знака, ни нарушением прав на товарный знак, зарегистрированный в РФ.
Данное суждение не лишено логики. Ведь при отсутствии цели введения товаров в гражданский оборот изготовитель/хранитель не получает материальной выгоды, не создает в сознании потребителей товаров РФ никаких ложных ассоциаций по поводу товарного знака. Проблемным оказывается и вопрос о возмещении убытков в рамках ст. 1515 ГК РФ, ведь по сути материального ущерба правообладателю не было нанесено. Аналогичным образом обстоит дело и при изготовлении товаров заводом с целью экспорта. Завод-изготовитель производит товар, маркирует его обозначением, упаковывает товар в закрытую тару (контейнеры) и организация-импортёр вывозит товары на товарный рынок своей страны. Где организация-импортёр зарегистрировала национальный товарный знак и осуществляет введение товаров в гражданский оборот.
Категория хранение товаров без цели сбыта помимо теоретической ценности обладает и прикладным значением. С подобного рода конструкциями можно столкнуться в уголовном и административном праве. Например, ст. 186 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. При этом отсутствие цели сбыта при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг исключает состав данного преступления. Для сферы действия 4 части ГК РФ производство и хранение товаров без цели сбыта играет следующую практическую роль. При заключении лицензионного договора об использовании товарного знака лицензиар и лицензиат достигают соглашения по всем вопросам использования в момент подписания договора. Фактическое право использовать товарный знак лицензиат получит после государственной регистрации распоряжения правом в РОСПАТЕНТе – это срок в среднем 2-3 месяца. Учитывая договоренность с лицензиаром и подписанный договор лицензиат начинает изготавливать товар и маркировать его соответствующим обозначением. В случае отказа в государственной регистрации соответствующего распоряжения по какой-либо из объективных причин несостоявшийся лицензиат оказывается в ситуации, когда он фактически 2-3 месяца использовал товарный знак незаконно. Но не осуществив введение соответствующего товара в гражданский оборот он не причинил вреда правообладателю товарного знака, а, следовательно, о нарушении исключительных прав говорить нельзя.
Вывод: производство заводом-изготовителем товара, маркируемого обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным в РФ товарным знаком без цели введения соответствующего товара в гражданский оборот (экспорт, хранение без целей сбыта) не является нарушением исключительных прав на товарный знак.
