Формирование рыночных отношений в нашей стране ставит на повестку дня среди прочих вопросы надлежащей правовой охраны исключительных прав на товарный знак. Конкурентная борьба хозяйствующих субъектов требует использования средств, служащих целям индивидуализации их товаров и услуг. Товарный знак дает в этой борьбе легальные преимущества, а также выступает в качестве необходимого посредника между товарами/услугами производителя и потребителями.
Но не каждое обозначение, способное индивидуализировать товары и услуги, становится товарным знаком. Лишь пройдя все стадии государственной регистрации в Роспатенте, бренд, логотип, торговая марка станет товарным знаком, а хозяйствующий субъект, его использующий, – обладателем исключительных прав на основании соответствующего свидетельства.
Процедура регистрации товарного знака не всегда проходит гладко. Существуют определенные необходимые условия, которым должно соответствовать заявленное обозначение и без соблюдения которых решение может быть отрицательным. Законодатель в ст. 1483 ГК РФ предусмотрел исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака. Указанный перечень условно можно разделить на абсолютные основания для отказа и относительные. К абсолютным основаниям следует отнести п. 2, 5, подпункт 3 п. 6, п. 7, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ, а также подпункты 1, 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в части обозначений, признанных тождественными. К относительным основаниям для отказа соответственно относятся остальные запреты, изложенные в подпунктах 1, 3, 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а также основания, указанные в подпунктах 1, 2 п. 6 данной статьи в отношении обозначений, являющихся сходными до степени смешения. В основу деления оснований для отказа на абсолютные и относительные положен принцип возможности обжалования мнения государственной экспертизы, их содержащего. Хотя, как было указано, подобное деление носит весьма условный характер, так как законодательно не предусмотрено каких-либо запретов или ограничений на возможность заявителя обжаловать решения, принимаемые Роспатентом.
Стоит отметить, что мнение государственной экспертизы в отношении заявленного обозначения может быть изменено до вынесения окончательного решения по заявке. Таким образом, процесс обжалования оснований отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака включает следующие стадии:
- п. 3 ст. 1499 ГК РФ – доводы заявителя относительно приведенных мотивов в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (ответ на уведомление);
- ст. 1500 ГК РФ – оспаривание решений Роспатента по заявке на товарный знак (возражение на решение);
- часть 4 ст. 34 АПК РФ – оспаривание решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам (подача искового заявления).
Наиболее часто государственная экспертиза в уведомлениях указывает на тот факт, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Сложнее обстоит дело, когда подобных знаков несколько. Самый простой способ преодоления данного основания для отказа – получение согласия на регистрацию обозначения в качестве товарного знака от правообладателей противопоставляемых обозначений. Так, государственная экспертиза в уведомлении по комбинированному товарному знаку «Flash/Флэш» по свидетельству № 558859 противопоставила 25 обозначений (9 по свидетельствам РФ на товарные знаки, 14 по международным регистрациям и 2 по заявкам, поданным в РФ). В их числе комбинированное обозначение «FLAME/FLASH» по международной регистрации № 809491 в отношении товаров 4 класса МКТУ. Тем не менее в результате долгих переговоров с швейцарской компанией «Суиссино Солюшнс» («Swissinno Solutions GmbH») – правообладателем указанного обозначения, было получено соответствующее письмо-согласие, а товарный знак «Flash/Флэш» зарегистрирован в отношении товаров 4 класса МКТУ.
С другой стороны, возможна ситуация, когда правообладатель противопоставляемого обозначения не выходит на связь либо отказывается от предоставления согласия. Тогда остается только один вариант – доказывать отсутствие сходства до степени смешения между заявленным и противопоставляемым обозначениями. Например, государственная экспертиза в уведомлении по комбинированному товарному знаку «ROCKPAL» указывала на серию товарных знаков, содержащих словесный элемент «ROCK». При этом 18 из противопоставленных обозначений принадлежали компании «Роквул интернешнл А/С» («Rockwool International A/S»), а еще 9 были зарегистрированы на ЗАО «Минеральная вата». Естественно, получить столько писем с согласием было довольно затруднительно, поэтому в ответе на уведомление приводились иные доводы. В частности, в ответе был сделан акцент на то, что хотя в противопоставленных сериях товарных знаков действительно имеется общий элемент «ROCK», но заявленное обозначение «ROCKPAL» не сходно до степени смешения ни с ним, ни с любым другим товарным знаком «Роквул интернешнл А/С» и/или ее дочерних компаний. Бо́льшая часть противопоставленных знаков не представлена на российском рынке в товарном обличии.
Кроме того, исследование, проведенное в Интернете, и прилагаемые распечатки скриншотов с различных сайтов подтверждают тот факт, что любая упаковка товаров «Роквул интернешнл А/С», с которой так или иначе сталкивается потребитель, маркирована товарным знаком «ROCKWOOL», причем «ROCKWOOL» зачастую превалирует над всеми остальными словесными элементами или вовсе заменяет их. Заявленное обозначение «ROCKPAL» не содержит указания на принадлежность к линейке продуктов «Роквул интернешнл А/С», а также других признаков или элементов, позволяющих идентифицировать маркированный им товар как продукцию «Роквул интернешнл А/С». Таким образом, потребитель не имеет возможности предположить, что «ROCKPAL» является товарным знаком «Роквул интернешнл А/С».
Понятия «серия товарных знаков» и «сходство с серией товарных знаков до степени смешения» законодательно не закреплены. Следовательно, само наличие серии знаков какого-либо правообладателя не может служить основанием для отказа в регистрации обозначения, и сравнение в ходе экспертизы должно проводиться по каждому товарному знаку в отдельности. Заявленное обозначение не является сходным до степени смешения ни с одним из противопоставленных товарных знаков. В результате в отношении обозначения «ROCKPAL» было вынесено решение о регистрации в качестве товарного знака.
Часто заявители допускают ошибку и начинают использовать свое обозначение до регистрации его в качестве товарного знака. Поэтому в уведомлении государственный эксперт может противопоставить обозначение заявителя ему же. Здесь ключевую роль играет возможность предоставить государственной экспертизе соответствующие доказательства, свидетельствующие, что конкретное обозначение введено в гражданский оборот заявителем либо с его одобрения.
Так, государственная экспертиза в уведомлении по комбинированному товарному знаку «DROZD» указывала, что обозначение в целом используется компанией «Дэка» («DEKA») в отношении однородных товаров и услуг. В доказательство приводились сайты интернет- магазинов компаний. На основании этого эксперт заключил, что регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров и лица, оказывающего заявленные услуги.
В ответе на уведомление отмечалось, что товары, на которые указывает государственный эксперт, производятся по заказу заявителя компанией «Дэджин баттери лтд.» («DAEJIN BATTERY Ltd.», Республика Корея), о чем свидетельствуют представленные контракты и спецификации. Названная компания также маркирует товары обозначением, принадлежащим заявителю. Затем товары передаются заявителем в соответствующие интернет-магазины, которые занимаются продажей товаров заявителя от своего имени. Указанные государственным экспертом интернет- сайты как раз и являются магазинами, реализующими товары заявителя. В подтверждение данного факта прилагались соответствующие товарные накладные. Учитывая доказательства, представленные заявителем, экспертиза вынесла решение о государственной регистрации товарного знака.
Довольно часто в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака государственная экспертиза приводит довод о введении потребителя в заблуждение о месте производства товаров, местонахождении производителя и т.д. либо диаметрально противоположный довод об указании на товары/услуги, их вид, назначение и т.д. Так, в уведомлении по товарному знаку «Левел девелопмент» государственная экспертиза отметила, что словесный элемент «девелопмент» указывает на назначение услуг 35, 36, 37, 38 классов МКТУ, относящихся к области управления бизнесом, недвижимостью, строительством и прочее. В ответе на уведомление были приведены доводы о том, что при составлении словесного обозначения «Левел девелопмент» заявителем был использован метод заимствования. Обозначение «Левел девелопмент » является транслитерацией словосочетания на английском языке «Level development». Слово «level» означает уровень, степень, ступень, слово «development» – развитие, разработка, расширение. Таким образом, словосочетание «Level development» обозначает уровень развития. Словесное обозначение «левел девелопмент» следует воспринимать как единое, не разделяя его на составные элементы, и семантически оно обозначает именно уровень развития. Таким образом, «левел девелопмент» как уровень развития никоим образом не указывает на назначение заявленных услуг 35, 36, 37, 38 классов МКТУ.
В то же время в диспозиции подпункт 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ указано именно на товары, а не на услуги. Под товаром понимают любую вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи. Иными словами, требования данной нормы запрещают для регистрации в качестве товарных знаков такие обозначения как: «питьевая вода», «хлеб», «чаша со змеей», «шахматная клетка » и т.д. Следовательно, указанный подпункт 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ нельзя применять расширительно, то есть и в отношении услуг. Указанный факт подтверждается перечислением в диспозиции анализируемой статьи признаков, присущих исключительно товарам: количество, свойство, качество, место и способ их производства или сбыта. В результате обозначению была предоставлена правовая охрана без каких- либо ограничений.
Государственная экспертиза в уведомлении по комбинированному товарному знаку «Щепкин» исключала словесный элемент «Щепкин» из правовой охраны, поскольку он указывает на местонахождение заявителя: пос. Щепкин Аксайского района. В ответе на уведомление не последнюю роль сыграли ассоциации потребителей, а также заслужившие у них популярность для поиска товаров и услуг поисковые системы «Yandex» и «Google». В частности, приводились следующие доводы: словесный элемент «Щепкин» представляет собой фантазийную фамилию, производную от слова «щепка» – тонкая пластинка, отколотая по слою дерева. Следовательно, обладая собственной семантикой и характерным графическим исполнением, словесный элемент обладает различительной способностью. Поселок в Аксайском районе Ростовской области, входящий в состав Щепкинского сельского поселения, как указано на карте, называется Щепкино.
Рассматривая слово «Щепкин», стоит отметить, что у рядового потребителя не возникает однозначных ассоциаций с поселком, входящим в состав Щепкинского сельского поселения. В подтверждение этого была приведена информация, выдаваемая по запросу «Щепкин» в различных поисковых системах. В Интернете данное слово с наибольшей частотой и популярностью ассоциируется либо с некой фамилией, а также с услугами, предоставляемыми ООО «Азово-Донская девелоперская компания ». При этом сельское поселение Щепкин найдено не было. Таким образом, при употреблении словесного элемента «Щепкин» в составе комбинированного товарного знака у потребителей, в первую очередь, будут возникать ассоциации с фамилией какого-либо человека, а также с деятельностью ООО «Азово-Донская девелоперская компания ». В результате заявителю выдали свидетельство № 568787 с предоставлением правовой охраны слову «Щепкин». Таким образом, заявителям, получившим уведомление о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства, не стоит отчаиваться. Данное мнение экспертизы не является окончательным, и его возможно изменить в вашу пользу. Главное – помнить, что использовать обозначение рекомендуется только после его государственной регистрации. Если же обозначение используется до выдачи свидетельства, то определенный риск очевиден. При этом собирать доказательства введения обозначения в гражданский оборот будет не лишним. В качестве доказательств в ответе на уведомление также уместно использовать статистику поисковых систем исходя из их всеобщей распространенности и доступности. Но все же самое главное – внимательнее подходить к выбору обозначения для регистрации и качественно проводить поиск на тождество и сходство, чтобы избежать каких-либо уведомлений и запросов от Роспатента.
И.А.Щербинин
И.Е.Журавлев
